声明:本文的目的是为发明人(大学科研人员)做简单科普,不是业内的专业技能研讨,如有不精确或者不妥之处,敬请谅解。
近年来,越来越多的发明主体开始关注境外专利布局。
提到国际申请,大家的直觉是授权很难 、费用很贵,遥不可及。
然而,各种各样的项目申报或奖励评审中,有一个或几个境外专利,评委马上就刮目相看,认为这个项目或者发明人水平比较高,缺少此一项的也因此可能就没了机会。
对比,我感觉非常惋惜,
如此简单的一件事,为什么会变得如此神秘?为什么一大批人,就被这个小小的门槛给拦到外面去了?
国际专利申请真很难吗?
一般看到美国专利我们容易高看一眼,那么,与中国专利相比,美国专利的审查标准到底如何?
申请国际专利费用为什么这么高呢?
如何规避不授权的风险,以减少损失呢?
有哪些途径能加快吗?
为了降低费用,首先申请PCT对吗?
本文对以上问题,做简单解答。
一、与中国专利相比,美国专利的审查标准如何?
与中国专利相比,在某些方面,美国专利的审查标注相对比较宽松。
1.说明书支持权利要求的标准,相当于国内宽松
在中国,按照《专利审查指南》,当专利申请递交后,如果要在专利申请中加入任何新的内容,那么新加的内容需要记载在说明说中,并且要能从说明书中或者说明书的描述中“直接地、毫无疑义地得出”。审查员不接受新加或者修改的权利要求中对说明书的描述进行上位概括。
而在美国,在专利申请递交时,说明书的描述和附图,以及根据说明书的描述和附图所得出的上位概念和所进行的概括都可以用来支持权利要求中的上位概念和概括即可。并且,在专利申请递交后,美国专利商标局会用同样的(或者相对宽松的)标准来判断新加的权利要求或者修改后的权利要求中的语言是够得到说明书的支持。
2.对于权利要求修改方面,审查标准也要比国内宽松
具体的说,在美国的专利申请中,申请人可以在授权以前的任何一次修改中基于原申请的内容增加权利要求、删除权利要求或修改权利要求;而这种修改不需要针对审查员的审查意见来进行,只要专利申请还在审查程序中,申请人可以在任何一次修改中基于原申请的内容增加权利要求、删除权利要求或修改权利要求。
相比之下,在中国的专利申请处理程序中,除了主动修改的两次机会外,申请人对权利要求的修改必须是针对审查意见进行。在实审阶段,申请人不能扩大权利要求的保护范围;即使是针对审查意见通知书的审查意见的答复,申请人也不能增加任何独立权利要求和从属权利要求。
由于中国和美国在专利申请处理程序中对权利要求修改的要求不同,对待权利要求的撰写也会不同。
对于中国进入美国的案子,选择优秀的美国专利代理人就非常重要。美国专利代理人可以在专利申请处理中,基于审查员所引用的对比文件,根据说明书的内容,重新帮你撰写权利要求(包括加入新的权利要求或大幅度修改现有权利要求)。
显然,这样对于维护发明人的权利是更加有益的。
3.有益效果的描述方面,审查标准和国内有较大差异(可以说宽松)
国内审查权利要求所要保护的发明是否具有创造性的时,需要考虑说明书中描述出权利要求的区别特征在解决某个特定的技术问题时候具有有益的技术效果。对于某个区别技术特征,如果说明书中没有描述有益的技术效果,或者,只是笼统的提及有益的技术效果而没有和该区别技术特征机构相联系,审查员一般会认为没有创造性。
而对于要进入美国的专利申请,技术问题技术效果写入背景部分或发明内容是不利的。而应该放在具体的实施例中。
二、国际专利授权很难吗,如何规避不授权的风险呢?
一件专利是否容易授权,其实国内外的标准是差别不大。
也就是说,国内能授权的案子,在美国授权基本没有太大问题;除非是国内审查中,检索上有重大的遗漏。
因为,审查过程的关键在于检索对比文献。
而对比文献,无论是国内外,审查的时候,对于同一篇专利申请,所用的对比文件基本是一样的,也就是说,用于比较的基准是一样的。
因此,在中国能授权的专利,在美国授权的几率应该是非常高的。当然,也不排除人为主观判断方面的差异性。
如何规避不授权的风险?
其实也很简单。
只要找到靠谱的机构对申请文件提前做好新颖性、创造性审查即可,也就是把审查员的工作前置,提前分析,并作出应对措施。
另外,可以根据技术领域、特定技术级别的审查员,做一些策略上的调整。
三、费用能少点吗?审查能快点吗?
境外专利申请代理费一般是按照时间来收费的。每一个申请最终的总费用取决于审查过程是否顺利。
也就是说,答复的次数少,费用就会降低,答复的次数多,费用就会增加。
如果所有的工作能提前做好,尽量把美国律师的答复时间减少,美国的代理费用就会大大降低。
另外,想加快审查,在美国可以通过申请PCT高速审查。
基于国内申请提交的境外申请,如果国内申请授权后,可以将授权的通知书、 授权文本、审查员引用的文献等提供给美国的律师,申请高速审查通道,加快审查。
四、为了降低费用,首先申请PCT对吗?
发明人基本了解了申请国际专利的两条途径——PCT和巴黎公约。
理论上,也知道,多国申请就走PCT途径;少数国家的申请就走巴黎公约。
实际操作中,我们往往是不理性的。
先申请个PCT吧,因为这个费用低一点。
等到检索结果比较好,我就进入美国。
——然后呢?没有然后!
——我就只是想进入美国呀!
这是我常常碰到的现象,简直是哭笑不得。
统计发现,某一年的100多件PCT中,后面只有不到50%的进入国家,且只有不到10%的选择进入了两个或两个以上的国家。
其实,这样的专利全完用不着先申请PCT!
这哪里是少花钱,是多花钱;
哪里是提高授权率,明明是浪费时间!
如果只是进入一个国家,实在无需申请PCT,更不用花费15000,去获得国际检索结果?
不少代理机构就可以做,或者,委托国家局去检索,也就3000元左右吧;
另外,PCT如果没有进入国家其实是没有意义的(对于老师这群体而言)。
PCT被我们“美化了”!
我只是看到了PCT的“一次性操作”,很简便,好像能节省成本。
然而,我们却没有想:
为啥,什么时候,才会有简便、快捷的需求。
一定是多次,多个申请的时候!
如果只进入一个国家,却为进入多个国家做了准备充分的准备,这不是浪费吗?
PCT的制度,其实是为了配合企业的创新战略或布局而设置的。对企业而言,有时候要等待市场的反馈情况,根据局势判断要不要进入哪个国家,因此,这种“观望阶段”,处于“过渡状态”是一种聪明的策略。
对于老师而言,
多花费15000元,多等待一年的时间,只有当你要进入多个国家的时候,这个“充分准备”才有意义!
如果只是为了“资质”或“荣誉”或“竞争力”,比如,申报奖励,一件专利要有多个同族,这个是时候,PCT是有意义的。
而只申请PCT,后续没有进入任何国家,对于老师这个群体是不合适的。
因为,没有所谓的授权国际专利;有的只是中国专利、美国专利、日本专利、欧盟专利等。
PCT只是一种申请途径,准确的说,是为了进入某个特定的国家,而做的前期准备,属于“过渡状态”。