引言
2019年04月04日，国家知识产权局发布了【关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知】，以征求社会各界人士对本次修改草案的意见，以供大众围绕征求意见稿的修改完善提出具体意见。如果读者需要研究修改草案的具体内容，可点击上面的连接访问通知页面，并在附件中下载上述《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（下称“修改草案”）。
其中在修改草案中，有部分内容涉及对发明创造性的评价，主要涉及两处修改。笔者认同该两处修改，并分别摘录以供读者参考。
第一处修改
第二部分第四章
3.2.1.1 判断方法
判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。
（1）确定最接近的现有技术
……
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征①在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。
……
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。②对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。
（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
……
（下划线部分为修改草案拟新增的内容）
该部分引用内容其实是审查指南(2010)对于“三步法”的描述，审查员也通常采取“三步法”来评价权利要求的创造性。
对于新增内容①，笔者认为，修改草案的描述更精准也更合理。在实践中，常有同行以“该特征已被公开”为由质疑某个技术方案的创造性，却忽视了确认发明中某个区别特征与对比文件中相同或相似特征所起的作用是否相同；或者有审查员认为“虽然对比文件没有记载该特征的该作用，但是该特征在客观上可发挥该作用”，进而质疑某个技术方案的创造性。笔者认为这两种做法都不可取，因为由于“三步法”的第三步要求“要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发”，因此若仅关注“特征相同”而忽视“作用相同”，则该第三步将根基不牢，甚至得出完全错误的结论。这是因为，“发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价”，而“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”[1]若在寻找现有技术时将某个特征“可能具有”的作用都纳入考虑范围，就违反了上述“不具有创造能力”的规定（因为此时“本领域的技术人员”需要从近乎无限多的“可能具有”相关作用的特征中优选某个特征，并将该特征与最接近的对比文件相结合）。这种做法不合理地降低了发明的创造性高度，否认了发明人在进行发明创造时基于现有技术进行方案优选、技术改造所付出的努力，这对申请人来说未免太不公平。事实上，若是“不论需要结合多少份现有技术，只要拼凑在一起能够覆盖一项权利要求中记载的所有技术特征，就可以得出权利要求保护的技术方案不具备创造性的结论，那么世上将没有几件专利申请能够获得批准”[2]。
对于新增内容②，笔者同样认为其是合理的。新增内容②仍然处于“三步法”的第二步中，是为了实现“确定发明所实际解决的技术问题”之目的，并为第三步判断“发明对本领域技术人员是否显而易见”做准备。如果将发明与最接近的现有技术相区别的技术特征进行过度拆分，将可能导致区别特征被拆分成的各个“小部分”分别被不同的对比文件或者对比文件的不同部分公开，从而将发明这个有机整体拆分成孤立的技术特征的简单叠加；且这些“小部分”各自“实际解决的技术问题”并不能反映发明作为一个“整体”时区别特征所“实际解决的技术问题”。而若“发明所实际解决的技术问题”认定不准，同样会导致第三步的结论错误。
第二处修改
第二部分第四章
6.4 对要求保护的发明进行审查
发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。③但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如，一项涉及照相机的发明，该发明的实质在于照相机快门的改进，其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制，即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中，这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关，因此，它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。
（下划线部分为修改草案拟新增的内容）
对于新增内容③，有代理人（现在叫代理师）同行曾在修改草案刚发布时与笔者讨论，认为这是修改了“三步法”的逻辑结构：以前是“先认定区别特征，再判断实际解决的技术问题”，而修改后则是“先（主观）确定一个技术问题，再根据这个技术问题来认定区别特征”，并引发了激烈讨论。笔者在研读审查指南(2010)后认为，其实不必担心这项修改会影响“三步法”的实践。
首先，形式上而言，从审查指南(2010)的结构上来看，“三步法”虽同样位于第二部分第四章（“创造性”章节），但是“三步法”处于本章第3节（3.2.1.1），其隶属于“发明创造性的审查”而被作为“突出的实质性特点的一般性判断方法和显著的进步的判断标准”而被提出。而上述修改所在段落（6. 审查创造性时应当注意的问题）则安排在第3节之后，具体而言是在第4节（几种不同类型发明的创造性判断）、第5节（判断发明创造性时需考虑的其他因素）之后，而并不是对“三步法”的补充或修正，故无需太过担心上述修改会对审查过程中“三步法”应用产生特别大的影响。
其次，笔者理解，新增内容是对在评价发明的创造性时，对发明的“突出的实质性特点”的要求的体现，即：要求发明与现有技术相比“在技术方案的构成上具有实质性的区别，不是在现有技术的基础上，通过简单的分析、推理或者试验就能得出，而是必须经过创造性思维活动才能作出。”[3]以借助“三步法”评价发明的创造性为例，如果将“本领域技术人员”的“技术水平”定得过低，发明获批的门槛亦将过低，这将不利于专利法的“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的目标的实现。
再次，拟新增内容其实并非“全新”的内容。查阅审查指南(2010)本章第4.2节“组合发明”的相关规定可知，“如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性。”[4]
最后，笔者还认为，上述新增内容仍然要求审查员在评价发明的创造性时将发明作为一个有机的“整体”看待，而不是作为孤立的技术特征的简单罗列和组合。换句话说，一件发明应当作为一个“整体”而解决一个技术问题并达到一定的技术效果。这就进一步强调要将“整体性”的思路贯穿于评价发明的创造性的全过程，只不过这和上面“三步法”部分提到的“整体”类似一枚硬币的两面。
当然，该项修改似乎还是有一些隐忧，主要集中在“权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”中的“技术问题”该如何定义。笔者认为，若要严格贯彻“整体”的思路，应仿照“三步法”将这个“技术问题”定义为“发明所实际解决的技术问题”，否则不但与最经常应用的“三步法”在处理顺序上相矛盾（先确定特征还是先确定问题），而且在某些情况下甚至有可能损害创造性评判的“整体”性。若该项修改最终实施，且审查员同时应用了三步法和该项修改，则笔者认为，可以提醒审查员严格遵守“三步法”的操作方法，即先确定区别特征、再确定实际解决的问题、最后评价显而易见性，以避免创造性评价时思维混乱。
结语
就修改草案中涉及创造性评价的内容而言，笔者总体上持积极态度，并期待这些修改（如果最终通过的话）在实践中起到更好的指导作用，帮助各位同仁澄清目前在评价发明的创造性时可能遇到的一些困惑，切实提高专利代理和专利审查质量，从而加快专利质量提升工程实施，促进专利代理行业走高质量发展之路。
水平有限，若有不当之处，欢迎指正。
转载请联系作者
[1] 国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京：知识产权出版社，2010：II. IV. 2.4
[2] 尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京：知识产权出版社，2012：199
[3] 尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京：知识产权出版社，2012：196
[4] 国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京：知识产权出版社，2010：II. IV. 4.2
